특허법원 2022허4642 이 사건 정정발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 충족하지 못하였다고 본 사례

사건명 : 특허법원 2022허4642

l  사건 개요

원고는 2021. 4. 19. 특허심판원 2021정32호로 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정심판을 청구하였다. 원고는 2022. 3. 4.자 및 2022. 4. 8.자 정정명세서 등의 보정을 통하여 청구항 5 및 8의 기재를 정정하는 보정을 하였다. 특허심판원은 2022. 6. 9. 원고에게, ‘이 사건 정정발명의 청구항 1은 아래 1의 다.항 기재 선행발명 1, 2, 3, 5의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되고, 이 사건 정정발명의 청구항 3, 5, 8은 선행발명 1, 2, 3, 5의 결합 또는 선행발명 1 내지 5의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되므로, 특허법 제136조 제5항의 요건을 충족하지 못한다.’는 취지의 정정의견제출통지를 하였다. 이에 원고가 의견서를 제출하였으나, 특허심판원은 2022. 7. 26. ‘이 사건 보정은 적법하고 이 사건 정정사항들은 특허법 제136조 제1항, 제3항 및 제4항의 규정을 만족하지만, 정정발명의 청구항 1, 3, 5 및 8은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없으므로, 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다는 특허법 제136조 제5항의 정정요건에 위배된다.‘는 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

l  판시 요지

2021허2748 판결 참조

2022허4642.pdf

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