l 사건 개요
| 선사용표장 | 선사용표장 | 선사용표장 | 등록상표 |
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피고는 등록상표의 권리자인 원고와 소외 D, E를 상대로 “D은 등록상표의 출원 당시 피고의 대표이사로서 고용 등 계약관계를 통하여 피고 명의로 사용 중인 상표임을 알면서도 그와 동일ㆍ유사한 등록상표를 동일ㆍ유사한 상품에 출원하였으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 등록무효사유가 있다.”라고 주장하면서, 특허심판원에 등록상표에 대한 등록무효 심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호의 등록무효 사유에 해당한다고 판단하여 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
D이 1990.경 ‘B 태권도 시범단’을 창단한 후 단장으로서 시범단을 이끌며 공연 등 활동을 지속하는 과정에서 선사용표장들을 사용하여 왔기 때문에, D이 2010. 8. 13. 피고를 설립할 당시에 선사용표장들에 대한 권리는 D이 보유하고 있었다고 할 것이다. 피고는 D이 2010. 8. 13. 피고를 설립하면서 선사용표장들에 대하여 D이 보유하는 권리를 피고에게 양도하였다고 주장하나, 피고의 위와 같은 주장사실을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
D은 피고를 설립하기에 앞서 이미 20여년간 선사용표장들을 사용하여 온 권리자로서, 그 권리를 새로이 설립된 피고에게 이전하여 피고가 그 소유자로서 이를 사용하도록 할지 아니면 이를 D이 계속 보유하면서 피고에게 사용권을 부여하여 피고가 사용하도록 할지는 전적으로 D의 선택에 달려있다고 할 것이고, D이 피고를 설립하면서 피고에게 선사용표장들에 관한 권리를 양도할 의무가 있다거나 이를 양도하여야 할 사정이 있었던 것으로는 보이지 않는다.
만일 제1 내지 4 등록표장의 실권리자가 피고이고 단지 명의만 D이 보유하고 있었던 것이라면, D이 피고의 대주주 및 대표이사의 직에서 벗어나게 된 시점에 각 등록표장의 명의 역시 피고 또는 피고의 대주주 및 대표이사의 지위를 물려받게 되는 G에게 이전되는 것이 상식에 부합한다.
그런데 G이 2018. 11. 15. D으로부터 피고의 주식과 대표이사의 지위를 물려받았음에도 제1 내지 4 등록표장에 관한 명의는 여전히 D이 보유하였고, 이와 관련하여 피고나 G이 명의 이전을 요구하거나 이의를 제기한 바 없다. 나아가 D과 G 사이의 주식 및 대표이사직의 양도 등에 관한 2018. 11. 15.자 합의에도 제1 내지 4 등록표장의 이전 등에 관한 언급이 없다.
따라서, 등록상표의 출원인인 D은 선사용표장들에 대하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자라고 할 것이므로, 피고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 등록상표를 출원하여 등록받은 것으로 볼 수 없다.
결국 등록상표는 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일‧유사한 상표를 동일‧유사한 상품에 등록출원한 것으로 볼 수 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니한다.
그리고 D은 1999년경부터 피고가 설립된 2010. 8.경까지 20여년에 이르는 기간 동안 선사용표장들을 사용하여 왔고, 이에 대한 권리를 보유한 채 피고를 설립하여 그 대표이사에 취임한 이후 피고에 대한 사용권을 부여하여 이를 사용하도록 하였다고 할 것인바, D이 등록상표의 출원 당시 등록상표를 사용할 의사 없이 출원한 것으로 볼 수 없다.
등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니하고, 구 상표법 제3조 본문에 위반하여 등록된 것이라 할 수 없다.
출처 : 특허법원 2021허3017
